Описателният характер на марка като основание за отказ по чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за марките и географските означения
Абсолютните основания за отказ на регистрация на търговска марка са обект на регламентация в чл. 11 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Едно от най-честите основания, които се постановяват в практиката, а и които се изследват в особена дълбочина, е наличието на описателност на дадена търговска марка по чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО. Подобен отказ се постановява във фазата на т.нар. „експертиза по същество“ по чл. 37 ЗМГО, извършваща се по отношение на дадена заявена търговска марка в Патентното ведомство, като с него се целят няколко юридически ефекта с различна крайна резултативност в административното производство. Възражение на абсолютни основания може да бъде подадено и от трети лица в тримесечен срок от публикацията на заявката в хипотезата на чл. 38а ЗМГО, като в този вариант наличието на някоя от хипотезите на чл. 11 ЗМГО се изследва от отдел „Опозиция“. Спецификите в процеса за отказ на абсолютни основания, конкретно визиращи нормата на чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО, ще са обект на изследване в настоящото изложение, като ще маркирам практическите проблеми както в административната процедура пред Патентното ведомство, така и решенията, които са част от националната и европейска съдебна практика по коментираната тема.
1. Административна процедура в Патентното ведомство
Нормата на чл. 37, ал. 1 ЗМГО изгражда правилото, че в тримесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва експертиза на абсолютни основания по чл. 11 ЗМГО. Когато експертизата по същество установи наличие на основания за отказ на регистрацията (за всички или за част от стоките или услугите) поради порока „описателност“, заявителят се уведомява писмено, като се посочват всички мотиви за предварителния отказ в тази насока, и му се предоставя тримесечен срок за коригиране на заявката. Ето защо, първият споменат юридически ефект, който следва от хипотезата на чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО цели заявителят да получи инструкции как доброволно да коригира заявката си спрямо дадени указания от Патентното ведомство, като ограничи(оттегли) определени стоки и/или услуги, които в комбинация със словния елемент на марката – в точно определен клас, водят до описателност. Ако с изрична молба в хипотезата на чл. 38 ЗМГО заявителят оттегли стоките и услугите в съответния клас, които експертизата намира за способстващи описателността, експертизата по същество приключва, и марката преминава към фазата на публикация на заявката по чл. 37б ЗМГО.
Вторият възможен юридически ефект от предварителния отказ по чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО е свързан с факта, че заявителят може да реагира и като не се съгласи с постановения предварителен отказ по отношение на заявката си и подаде възражение по чл. 37, ал. 2 предложение второ от ЗМГО. В този вариант на развитие на казуса заявителят следва да изложи мотиви защо смята, че заявената марка не е описателна, като оспори доводите на експертизата на абсолютни основания, провеждаща се в Патентното ведомство по постановения предварителен отказ. Знаците, посочени в чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО, са тези, които не са в състояние да изпълняват основната функция на марка, а именно идентифицирането на търговския произход на стоките или услугите. От това следва, че за да може даден знак да бъде обхванат от посочената в тази разпоредба забрана, трябва да има достатъчно пряка и конкретна асоциативна връзка между знака и въпросните стоки и услуги, така че заинтересованият потребител да я възприеме незабавно (вж. Решение на Първоинстанционния съд на ЕС от 22.06.2005 г. по дело Metso Paper Automation/OHIM (PAPERLAB), T-19/04 и Решение по дело RadioCom, т. 22 и 29). Определянето на описателността на даден знак може да се преценява единствено във връзка с възприемането на конкретна марка от съответната част от обществеността, която оценява марката в цялост по отношение на нейния образен и словен елемент, а също така и по отношение на съответните заявени стоки или услуги, а също (вж. Решение на Съда на ЕС от 27.02.2002 г. по дело Eurocool Logistik/OHIM (EUROCOOL), Т-34/00 и Решение от 02.05.2012 г. по дело Universal Display срещу UniversalPHOLED, T-435). Марка, състояща се от неологизъм или дума, съставена от елементи, всяка от които е описателна за характеристиките на стоките или услугите, за които се иска регистрация, сама по себе си описва характеристиките на тези стоки или услуги по смисъла на чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО, освен ако не съществува осезаема разлика между неологизма или думата и самото сумиране на нейните фонетични части. Това предполага, че поради необичайния характер на комбинацията по отношение на стоките или услугите, неологизмът или думата създава впечатление, което е достатъчно далеч от това, което произтича от простото комбиниране на значенията, давани от елементите, от които е съставен, в резултат на което словният елемент на марката е нещо повече от сумата от нейните фонетични части. В това отношение анализът на словния елемент на марката в светлината на съответните приложими лексикални и граматически правила също е от значение за обективното разрешаване на казуси, касаещи хипотезата за отказ на регистрация поради порока „описателност“ (вж. Решение на Съда на ЕС от 02.05.2012 г. по дело Universal Display срещу UniversalPHOLED, T-435). Изводът от всичко казано е, че описателните (неотличителни) словни елементи, представени с обикновен (стандартен) или ръкописен шрифт, със или без типографски ефекти (удебелен или курсивен шрифт), не подлежат на регистрация в хипотезата на чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО. Ако обаче в стандартните шрифтове са включени елементи на графичен дизайн (лого), тези елементи трябва да имат достатъчно цялостно въздействие върху марката, за да бъде тя отличителна. Когато тези елементи са достатъчно отчетливи, за да отклонят вниманието на потребителя от описателното значение на словния елемент на марката, или може да се очаква, че ще създадат трайно впечатление за заявения знак, той може да бъде регистриран, преодолявайки санкцията на чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО.
От казаното следва и логиката на чл. 11, ал. 2 ЗМГО, която закрепва правилото, че чл. 11, ал. 1. т. 4 ЗМГО не се прилага, когато марката в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. Главното доказване на тази „придобита отличителност“ е приоритет на заявителя, като той следва в рамките на подаденото от него възражение против предварителния отказ да представи достатъчно писмени доказателства, които да обосновават валидно факта, че заявената от него марка е придобила отличителност на базата на търговската си употреба сред потребителите. Тези доказателства могат да бъдат всякакви рекламни материали, прессъобщения и статии, награди от международно признати изложби (технически панаири), браншови каталози и т.н. Успешното доказване на придобитата отличителност на една описателна марка сред потребителите води след себе си преодоляване на отказа на абсолютни основания по чл. 11, ал. 1. т. 4 ЗМГО.
Ако оспорванията на предварителния отказ обаче не доведат до желания от заявителя позитивен правен резултат (практиката сочи, че българското Патентно ведомство в повечето случаи не се съобразява с дадена юридическа аргументация против предварителен отказ на абсолютни основания по чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО, което например не може да се каже за същата процедура пред EUIPO), следва решение по чл. 37, ал. 4 ЗМГО за окончателен частичен или цялостен отказ от регистрация на дадена търговска марка в определени класове, който може да бъде обжалван пред отдел „Спорове“ (чл. 42, ал. 1 ЗМГО). Жалбата се подава от заявителя на основание чл. 43, ал. 1 ЗМГО в тримесечен срок от постановяване на решението.
Интересен момент от административната процедура пред Патентното ведомство е фактът, че при постановен частичен отказ по чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО, заявителят може в двумесечен срок от получаване на решението на експертизата по същество или в производството по жалба срещу решението пред отдел „Спорове“, да подаде молба за разделяне на заявката по описателната марка. Това е технически способ за отделяне на „опорочената заявка“ в частта, в която тя се оспорва, от тази нейна част, която отговаря на абсолютните основания на чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО. В този случай заявките стават две, като неопорочената заявка продължава в процедурата по нейната публикация, а опорочената – в процедурата по нейното обжалване, тъй като очевидно това е изключително важно за заявителя поради различни юридически и бизнес мотиви. Практиката не познава честото прилагане на този юридически инструмент в сочената хипотеза (макар и същата да е уредена от закона), тъй като той се явява прекалено сложен и увеличава срока на евентуална регистрация на опорочената заявка. Точно този способ обаче, по мое мнение би довел до обективна корекция в практиката на Патентното ведомство, чрез обжалването на понякога бланкетни мотиви за отказ по чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО (и не само) на експертизата по същество пред отдел „Спорове“ и постфактум в съда, което ще доведе до ясна съдебна практика по приложението на закона, чрез едновременното охраняване на интересите на заявителя. Подобно процесуално поведение не би следвало да се възприема като шиканиране на административния процес или като проява на излишен реваншизъм от страните по спора, а като единствен начин за обогатяване на практиката на съда и Патентното ведомство с обективни критерии за осъществяване на експертизата по същество на абсолютни основания. Този процес в момента често страда от субективните възгледи на даден експерт – факт, водещ до материалноправното опорочаване на административното производство по чл. 11 ЗМГО.
Описаната административна процедура се развива по идентичен начин и при подадено възражение по чл. 38а ЗМГО, като в този вариант на казуса, наличието на основания за отказ по чл. 11, ал. 1, т. 4 се изследват от отдел „Опозиция“.
2. Съдебна процедура в Административния съд – София и ВАС
Решението за отказ на основание чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО на отдел „Спорове“, постановено по чл. 45, ал. 1 ЗМГО като индивидуален административен акт, може да бъде обжалвано пред Административния съд София-град (АССГ) в тримесечен срок от съобщаването му на страните (чл. 50, ал. 1 ЗМГО). Следва да отбележа, че АССГ се явява първоинстанционен съд, но въззивна инстанция в това административно производство. Касационната инстанция при обжалването на решенията на Административния съд София-град, които визират порока описателност, е Върховният административен съд (ВАС), тричленен състав. В светлината на изложените подробни мотиви относно процедурата пред административния орган в лицето на Патентното ведомство и неговите често бланкетни мотиви по чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО, бих искал да коментирам едно интересно и обективно решение на ВАС, което разглежда в цялост размяната на различните тези по чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО и контрааргумента на чл. 11, ал. 2 ЗМГО.
Коментираното производството по адм. д № 6734/2013 г. по описа на ВАС, тричленен състав, седмо отделение е образувано по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по касационна жалба на председателя на Патентното ведомство против Решение № 1316 от 25.02.2013 г., постановено по адм. д. № 8482/2012 г. по описа на Административния съд София-град (АССГ) Касационният жалбоподател поддържа оплаквания за неправилност на оспореното решение поради нарушение на материалния закон – отменително основание по чл. 209, т. 3, предл. 1 АПК. Счита, че заявеният за регистрация знак не може да има качеството на марка, тъй като е описателен за стоките, за които е заявен, и указва предназначението на бисквитите за чай. Моли за отмяна на първоинстанционното решение и за постановяване на ново такова по съществото на спора, с което жалбата срещу решението на Патентното ведомство да бъде отхвърлена. Ответник по касационната жалба е „Захарен комбинат – Пловдив“ АД, като същият оспорва касационната жалба като неоснователна.
Върховният административен съд, състав на седмо отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество на посочените в нея основания и след извършена служебна проверка съгласно чл. 218, ал. 2 АПК, съдът намира същата за неоснователна.
С обжалваното решение Административният съд – София град е отменил Решение № 116 от 11.05.2012 г. на председателя на Патентното ведомство в частта, в която на основание чл. 45, ал. 1 ЗМГО е потвърдено решението за отказ за регистрация на марка с вх. № 109198 „Чаени“, словна, със заявител „Захарен комбинат – Пловдив“ АД, за стоките от клас 30 – произведения от зърнени храни, сладкиши и захарни изделия, и е върнал делото като преписка на административния орган за произнасяне в отменената му част, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението. За да постанови този резултат, съдът е приел, че оспореният пред него административен акт е незаконосъобразен. Основание за отменения от съда отказ да се регистрира заявената от „Захарен комбинат – Пловдив“ АД марка е разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО, която забранява регистрацията на марка, състояща се изключително от знаци или от означения, указващи вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на представяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите. За да приложи нормата на чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО в конкретния случай, административният орган е приел,
че процесната марка е неотличителна по отношение на стоките от клас 30, като словният елемент „Чаени“, от който се състои заявената марка, указва вида на заявените от клас 30 стоки. В мотивите за отказа е посочено, че заявената марка, която е прилагателно име, се асоциира от потребителите с вида на бисквитите, а не с техния производител, както и че същата се използва широко за означаване на вид „бисквити“ от различни производители повече от 40 години наред с означения като „ обикновени“, „ тунквани“ и именно така се възприема от българските потребители. Решението на административния орган е обосновано с твърдението, че значението „Чаени“ има описателен характер, използва се от широк кръг потребители, в т.ч. и от специалисти в областта на производството на произведения от зърнени храни, сладкиши и захарни изделия, поради което трябва да остане свободно за използване от всички лица в релевантната област.
За да отмени Решение № 116 от 11.05.2012 г. на председателя на Патентното ведомство, с което е потвърдено решението за отказ за регистрация на словна марка „Чаени“ със заявител „Захарен комбинат – Пловдив“ АД, за стоките от клас 30 – произведения от зърнени храни, сладкиши и захарни изделия, Административния съд София-град е приел, че при издаването му са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които са определящи относно преценката за съответствие на акта с материалноправните разпоредби. Първоинстанционният съд е счел, че от представените по делото доказателства, включително от заключението на приетата по делото съдебно-маркова експертиза (СМЕ), неоспорена от страните, може да се направи извод за придобита отличителност на думата „Чаени“ вследствие на използването й на пазара от дружеството-жалбоподател в продължение на почти 50 години, именно за означаване на бисквитите, произвеждани от него. Посочил е, че думата
„Чаени“ е използвана за означаване на конкретен асортиментен продукт „валови бисквити“, за да ги отличи от останалите произвеждани валови бисквити – „Маслени“, „Рожен“, „Пирин“ и т.н., като думата „Чаени“ е изписвана в кавички. Съобразено е, че в практиката употребата на кавички се използва при изписване на търговски марки на стоки. Установено е, че в приложените документи думата „Чаени“ е слагана в кавички и е изписвана с главна буква, без да се използва словоредът „чаени бисквити“, което според решаващия АССГ индикира, че същата е употребявана като отличителен знак на стоката, т.е. като марка. По делото е прието, че означението „Чаени“ е придружено с посочване на Пловдив, където се намира заводът на производителя, пуснал асортимента на пазара, поради което е налице и връзката между марката и производителя. Наведен е извод, че продължителното й присъствие на пазара от 1964 г. насам води до трайното налагане и свързване в съзнанието на потребителите на думата „Чаени“ като отличителен знак за бисквити, производство на Захарен комбинат „Васил Коларов“, чийто правоприемник е жалбоподателят. Съдът се е позовал на приложимост по отношение на процесната марка на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 ЗМГО, съгласно която забраната на ал. 1, т. 2, 3 и 4 не се прилага, ако в резултат на употреба, марката е придобила отличителност по отношение на стоките и услугите, за които е заявена. В този смисъл е посочил и чл. 3, § 3 на П. Д. на СЕС от 21.12.1998 г., съгласно който не се отказва регистрация на търговска марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с § 1, б. „б“, „в“ и „г“, ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката, тя е придобила отличителен характер. Според Административния съд София-град, като не е събрал доказателства относно обстоятелството дали марката е придобила отличителност по отношение на стоките, за които е заявена, т.е. дали не е налице изключението по ал. 2 на чл. 11 ЗМГО, административният орган в лицето на Патентното ведомство е нарушил разпоредбите на чл. 7 и 35 АПК. Допуснатото нарушение на административно-производствените правила е преценено като съществено, тъй като установяването на това обстоятелство е от изключително значение за правилното решаване на случая. Наведен е извод, че неизследването на този въпрос в административното производство по издаване на обжалвания акт обуславя и материалната незаконосъобразност на този акт в оспорената му част.
Ето защо ВАС е намерил атакуваното пред него решение за правилно. Върховният административен съд е установил точно и съобразно доказателствата фактическата обстановка по спора, която се е възприела изцяло от касационната инстанция. Според ВАС обжалваното решение на АССГ е обосновано и е постановено при правилно прилагане на материалния закон. Съдържащите се в касационната жалба оплаквания по същество преповтарят изложените пред първоинстанционния съд доводи. В съответствие с фактическите обстоятелства и релевантната правна уредба, съдът е направил обоснован извод за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като мотивите му се споделят изцяло от касационния състав. Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО не се регистрира марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите. Нормата на ал. 2 на чл. 11 ЗМГО обаче предвижда изключение от забраната за регистрация, а именно: когато марката в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена, разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО не се прилага.
Следователно, както правилно е приел първоинстанционният съд, за да откаже регистрация на търговска марка при условията на чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО, административният орган е следвало да установи наличието на две кумулативни предпоставки. Първата е марката да се състои изключително от знаци или означения, които указват предназначението на стоките или услугите, както в конкретния случай е приел административният орган. Втората задължителна предпоставка, която следва да е установена преди да бъде постановен отказ, е марката да не е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. Когато прецени, че един знак е описателен по отношение на вида, предназначението или на останалите характеристики на стоките и услугите, изброени в чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО, за които същият е заявен за регистрация, председателят на Патентното ведомство, преди да постанови отказ за регистрация, следва задължително да провери дали в конкретния случай не е налице изключението, посочено в чл. 11, ал. 2 ЗМГО, т.е. дали марката в резултат на употреба не е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е поискана регистрацията. По делото не е спорно, че заявителят на процесната словна марка е притежател на по-ранна комбинирана марка със словен елемент „Чаени“, рег. № 4596 и срок на защита до 12.02.2022 г., видно от приложената в преписката библиографска справка от ПВ. На следващо място, събраните в първоинстанционното производство доказателства сочат, че валови бисквити, означени с „Чаени“, производство на Захарен комбинат „Васил Коларов“, Пловдив с правоприемник – „Захарен комбинат – Пловдив“ АД, имат многогодишно предлагане на пазара, довело до трайното запомняне на знака в съзнанието на потребителите и до свързването на думата „Чаени“ със стоката бисквити, произвеждани от заявителя.
Видно от неоспореното от страните заключение на СМЕ, думата „Чаени“ в продължение на около 50 години е употребявана за означаване и отличаване на бисквитите на заявителя и безспорно е придобила отличителност, като продължителното й присъствие на пазара води до налагането й в съзнанието на потребителите като отличителен знак. Според вещото лице, начинът на означаване на продукта с посочване на Пловдив към думата „Чаени“ индикира връзката между марката и производителя. Съответни на материалите по делото и на закона са изводите на съда, че председателят на Патентното ведомство не е събирал доказателства относно обстоятелството дали марката е придобила отличителност по отношение на стоките и услугите, за които е заявена – т.е. относно факта, дали не е налице изключението по ал. 2 на чл. 11 ЗМГО, с което е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила. В случая административният акт е постановен, без да са изяснени и преценени всички факти и обстоятелства от значение за правилното решаване на въпроса за регистрацията на словната марка. Именно неустановяването на горепосочения факт се явява съществено процесуално нарушение, допуснато от председателя на Патентното ведомство, което обосновава извод за незаконосъобразност на издадения от него административен акт. Като е постановил отмяната му и е изпратил преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно указанията в мотивите на решението, АССГ е приложил правилно закона. По изложените съображения ВАС е мотивирал своето Решение № 12588 от 01.10.2013 г. по адм. д. № 6734/2013 г. с извода, че не са налице релевираните в касационната жалба основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което решението на Административния съд София-град следва да се остави в сила като правилно и законосъобразно.
Атанас КОСТОВ, адвокат
