Настоящата статия третира въпроса какви критерии се ползват при определянето и признаването на марките като общоизвестни или ползващи се с известност. Последните се разглеждат в Европа като марки с репутация. Този въпрос е в основата на критериите, заложени в Общата препоръка за разпоредби, касаещи закрилата на общоизвестни марки, приета от Асамблеята на Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост и Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална собственост, проведена на 20-29 септември 19991 (Обща препоръка). Чрез тази препоръка се установява своеобразно приспособяване към темпа на промените в областта на индустриалната собственост чрез разглеждане на нови опции за ускоряване развитието на международно хармонизирани общи принципи. 1
Общи положения
В съвременното пазарно развито европейско общество законово ясно са очертани два вида известност на марките: общоизвестни по чл. 6bis от ПК и такива, ползващи се с известност. Първоначално такова разделяне е направено през 1988 в европейската хармонизираща Директива за търговските марки 2, което впоследствие е наложено през 1994 г. с подписването на ТРИПС 3, където в чл. 16, ал. 2 и 3 са дадени допълнителни насоки за тълкуването и прилагане на чл. 6bis на Парижката конвенция (ПК). Казано е, че марката следва да се познава в релевантния сектор. Това познаване е допуснато да може да се приема и когато марката само е рекламирана или по друг начин популяризирана. С чл. 16, ал. 3 ТРИПС международно се въвежда друг клас марки, имащи връзка с чл. 6bis от ПК, а именно общоизвестните регистрирани марки, чието неправомерно използване може да доведе до свързване с притежателя на регистрираната марка, при което интересите му могат да бъдат увредени. Въз основа на заложеното в ТРИПС по-късно WIPO разработва и приема Общата препоръка.
Общата препоръка именно дава конкретни указания и механизми за въвеждане на приетите норми. Ключов въпрос остава дали и кога една марка следва да бъде широко известна в дадената страна, за й се признае по-особен статут по смисъла на Парижката конвенция в същата страна. В тази насока се развива и практиката по този въпрос.
Както в хармонизиращата директива, така и в ЗМГО, нормите по отношение на общоизвестните марки по чл. 6bis по ПК и марките, ползващи се с известност, са разделени. Следователно те трябва да се разглеждат като отделни основания, които стриктно следва да се разграничават. По-надолу ще бъде направен анализ на нормите и практиката именно във връзка с този въпрос.
Парижка конвенция
Чл. 6bis от Парижката конвенция гласи:
(1) Държавите членки на Съюза се задължават да отказват или обезсилват било служебно, ако законодателството на страната позволява това, било по молба на заинтересовано лице да откажат регистрацията или да забранят употребата на една фабрична или търговска марка, която представлява възпроизводство, имитация или превод на марка, способна да предизвика объркване с марка, която по определение на компетентния орган в страната на регистрация или в страната на използването вече е общоизвестна в тази страна като марка на лице, което се ползва с предимствата на тази конвенция, и се използва за идентични или подобни изделия. Същото важи и за случаите, когато съществената част на марката възпроизвежда такава общоизвестна марка или е имитация, която може да доведе до заблуда.
Съгласно заложения смисъл в Парижката конвенция още от Лисабонската конференция 4, един знак може да стане общоизвестен в дадена страна още преди неговата регистрация там, а имайки предвид възможния отклик на публикации за нея в други страни, даже преди използването на марката в дадената страна.
Тоест класическият чл. 6bis на ПК, имплементиран в чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗМГО 5, респективно в Art. 4 на хармонизиращата директива, не изисква марката да е широко известна чрез използване или популяризиране в дадена страна, за да бъде призната за общоизвестна на нейната територия.
Общата препоръка на WIPO
В Общата препоръка на WIPO са заложени правилата за определяне на известността на марката. Явно са взети предвид всички съображения при обсъждане текстовете на ПК по конференции или редакции. Категорично са разделени основанията, поради които се иска обявяването на марката като общоизвестна или ползваща се с известност и въз основа на избраното основание се търси или не се търси широка известност сред релевантните потребители или цялата общественост.
Начинът на определяне дали марката е общоизвестна в дадена страна е даден в чл. 2. В чл. 2 (2) (г) е казано, че марката може да бъде определена като общоизвестна, дори ако марката не е добре известна, или не е известна в никой от релевантните обществени сектори в страната. В чл. 2 (3) (а) са изброени факторите, които не могат да бъдат изисквани като условие за обявяване на марката за общоизвестна, а именно: (i) марката да е била използвана или заявена в страната; (ii) марката да е добре известна или да е регистрирана или заявена по отношение на друга юрисдикция освен в страната; и (iii) марката да е добре известна сред широката публика в страната. В чл. 2 (3) (б) е позволено на страната за целите на прилагане на чл. 2 (2) (г) да изисква марката да е добре известна в една или повече други юрисдикции освен страната.
В Общата препоръка на WIPO са дадени и разяснения по всеки член. В бележките по чл. 2 са тълкувани примерните критерии за определяне на общоизвестност на една марка, дадени в чл. 2 (1) (б). По важното може да се синтезира в следното: В бележка 2.3 (№ 1) към чл. 2 е казано, че няма определени стандарти за използвани методи или количествени резултати при определяне на критерия “степен на известност”, но може да се определи чрез проучване на общественото мнение. В бележка 2.4 (№ 2) към чл. 2 е казано, че отношение при определяне известността на тази марка в страната може да има използването на марката (а) на съседни територии, (б) на територии, където се говори един и същ език или езици, (в) на територии, обхванати от едни и същи средства за масово осведомяване (телевизия, преса), или (г) на територии с тесни търговски връзки. В бележка 2.5 към чл. 2 е казано, че терминът “използване” за целите на определяне на известността следва да обхваща и използването на марката по интернет. В бележка 2.6 (№ 3) към чл. 2 са дадени примери какво може да се разбира под промоция – например реклама в пресата и електронните медии или излагане на панаири и изложби, при това не само международни. В бележка 2.7 (№ 4) към чл. 2 е посочено, че регистрациите на марките по света имат значение дотолкова, доколкото отразяват използването или признаването на марката в страните на регистрация. В бележка 2.15 (чл. 2 (2) (б)) изрично е казано, че е достатъчно марката да е добре известна в поне един релевантен сектор (например разпределяне на клиентите по доход, възраст и пол) и не е позволено да се прилага по-строг тест, например марката да е добре известна сред широката публика. Пак там е казано, че обширното дефиниране на обществения сектор не би допринесло за целите на международната закрила на общоизвестните марки, а именно забрана за използване или регистриране на такива марки от неупълномощени лица с цел или да представят свои стоки или услуги за такива на действителния притежател на марката, или да продават правото на притежателя на общоизвестната марка. В Бележка 2.16 (чл. 2 (2) (в)) е казано, че се въвежда възможност страната да осигури по избор закрила и на марки, които са просто известни в релевантния обществен сектор.
Член 3 се отнася до закрилата на общоизвестна марка в дадена страна. Трябва да е ясно, че той не касае процедурата по преценяване на критериите за признаване на една марка за общоизвестна, а закрилата на марки, които вече са признати за такива. В бележка 3.2 към този член е казано, че “закрила може да се предостави и преди марката да стане добре известна”.
В чл. 4 и бележките към него ясно са регламентирани условията кога може да се търси широка известност в страната при признаване на една марка за общоизвестна и това са само случаите когато стоките са различни. Това са случаите, които се визират в чл. 12, ал. 3 ЗМГО, а при Европейските марки – това са марките с репутация. В бележките по чл. 4 са тълкувани условията за колизия на една марка с общоизвестна марка. Бележка 4.1 (чл. 4 (1) (а)) се отнася до марка, която е репродукция, имитация или превод на общоизвестна марка при идентични/сходни стоки/услуги. Това е класически случай на марки, които са идентични или сходни до степен за създаване на вероятност за объркване на потребителите. Не се търси широка известност на общоизвестната марка в страната. Член 4 (1) (б) се прилага независимо от естеството на стоките/услугите (например както идентични/сходни, така и различни), все едно че влизащата в колизия марка е използвана. Бележка 4.3 се отнася до чл. 4 (1) (б) (i) за случаи когато може да се създаде впечатлението, че притежателят на общоизвестната марка се занимава с производството/предлагането на стоките/услугите на марката в колизия, или че това производство/предлагане е лицензирано или спонсорирано от него, например стоките са евтини и масови. Тоест да се направи връзка за единен произход. Не се търси широка известност на общоизвестната марка в страната.
Бележки 4.4 и 4.5 (чл. 4 (1) (б) (ii)/(iii)) се отнасят до увреждане по несправедлив начин уникалната позиция на общоизвестната марка, например нискокачествени или неморални стоки/услуги (например нискокачествените имитации на ADIDAS, PUMA, NIKE), както и при нечестно извличане на ползи на гърба на реномето на общоизвестната марка (не за единен произход). Само в този случай може да се изисква общоизвестната марка да е широко известна в страната.
Тоест в Общата препоръка се прави категорична разлика при формулиране на основанията за търсене на известността на дадена марка. Това е отразено и в разделянето на изискванията в отделни членове на съответните нормативни актове (виж ЗМГО и хармонизиращата директива).
Практика на OHIM и ECJ
Както беше посочено по-горе, съгласно хармонизиращата директива се прави строго разграничаване на правата по чл. 6bis на ПК и на правата на марките с репутация. Те са залегнали в различни алинеи на Art. 4 на директивата. В Art. 4 (2) (d) се прави позоваване на чл. 6bis от ПК за общоизвестните марки като по-ранни марки, а в Art. 4 (4) (а) се конституира правото на по-ранни регистрирани марки за различни стоки/услуги, когато тези по-ранни марки се ползват с репутация в съответната държава на Общността. COUNCIL REGULATION (EC) № 207/2009, отменяща COUNCIL REGULATION (EC) No 40/94, (CTMR), отразява същите изисквания на директивата. Те също са залегнали в различни алинеи на чл. 8. Art. 8(2)(с) се отнася до марките по чл.6bis от ПК като по-ранни марки, а в Art. 8(5) се дават права на марки, които се ползват с репутация или в Общността, или в отделна държава на Общността.
В Ръководството на OHIM 6 няма разписана отделна методика за разглеждане на нерегистрираните общоизвестни марки по чл.6bis на ПК. В ръководството по отношение на чл. 8 (5) от CTMR изрично в II.1 (1) и II.1 (2) е направено много строго разграничаване между марките по чл. 6bis и марките с репутация и са разгледани различни възможни случаи. Прави се позоваване и на Общите препоръки на WIPO по отношение на общоизвестните марки за различни стоки/услуги и за идентични/сходни стоки/услуги, за които може или не може да се прилага изискване за широка известност в страната.
Практиката и тълкуването на Европейския съд за марките с репутация може да се онагледи с едно от ранните решения по случая Case 375/97 General Motors. Този случай се отнася до марка, която е регистрирана за различни стоки/услуги и се ползва с репутация. Целият случай е подчинен на основанието, че се търси незаконно облагодетелстване от отличителния характер или известността при неоторизирано ползване на марката.
По ЗМГО
Правата върху общоизвестните марки са изведени в чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗМГО, която може да бъде както нерегистрирана, така и регистрирана марка за идентични стоки или услуги. Марките, ползващи се с известност, са отделени в чл. 12, ал. 3 и основно се отнасят до регистрирани марки за различни стоки или услуги.
С последните изменения на ЗМГО в чл. 12, ал. 6 се въведе статутът и на нерегистрирана търговска марка, която също може да бъде и призната за общоизвестна марка. Така разписана, разпоредбата не детерминира ясно дали освен идентичните или сходни стоки/услуги под основанието на този член попадат и нерегистрирани марки за различни стоки/услуги. Считам, че тъй като следва да се доказва действително търговско използване на нерегистрираната марка, то тя може да се противопоставя само на марка с идентични или сходни стоки/услуги.
Има припокриване между регистрираните общоизвестни марки и марките, ползващи се с известност. Това намира отзвук в основанието, на базата на което се претендира известността. Например няма значение дали когато претенцията е по чл. 12, ал. 3 ЗМГО марката е наречена общоизвестна или ползваща се с известност. Тоест следва много внимателно да се следи използваната терминология, особено когато основанията не са ясно дефинирани. В този случай следва да се прилага по-гъвкав подход.
Критериите по отношение преценяването на известността на марката, без значение дали е общоизвестна или ползваща се с известност, са дадени в чл. 50а ЗМГО, който казва:
Чл. 50а. (1) При определяне на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се вземат предвид следните обстоятелства:
1. степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги;
2. продължителност, степен и географска област на използване на марката;
3. продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, в т.ч. рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките и/или услугите, за които се използва марката;
4. данни за успешно прилагане на правата върху марката, ако тя е регистрирана;
5. стойност на марката;
6. други обстоятелства.
Ясно е, че законът не поставя изискване за широка известност при определянето на марката като общоизвестна.
В приетата наредба за общоизвестни марки 7 няма тълкуване на критериите от закона. Тълкуването е съобразно Общите препоръки на WIPO. В чл. 14 на наредбата са дадени примерни документи, които могат да служат за доказателства за общоизвестност на марка. Във всички случаи обаче в закона не е посочено, че тези документи трябва да съдържат данни за използване конкретно в България при случаите на искане за обявяване на общоизвестност по смисъла на чл. 6bis от ПК.
Заключение
При искане за обявяване на общоизвестност на марка по смисъла на чл. 6bis от ПК или за обявяване на марка, ползваща се с известност следва много внимателно да се обмисля формулировката на използваното основание. От това зависи дали ще се търси широка известност на марката в страната.
Инж. Виолета ШЕНТОВА, представител по индустриална собственост, вещо лице
______________
1 Обща препоръка на WIPO – http://www1.bpo.bg/images/stories/trade%20marks/well-known_marks.pdf
2 First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (OJ EC No L 40 of 11.2.1989, p. 1)
3 ТРИПС – http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2
4 Guide d’application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriete Industrielle, telle que revisee a Stockholm en 1967, par Le Professeur G.H.Bodenhausen, Art.6bis a), Actes de Lisbonne, p.659, 667 под черта.
5 ЗМГО – http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/mgi_law2010.pdf
6 OHIM GUIDELINES.
7 Наредба за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на РБългария – http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/well_knowntm_07.pdf
